Propiedad Intelectual e Industrial
Litigios en México

1. Introducción

Los litigios en México relativos a la Propiedad Intelectual e Industrial han tenido un incremento notable desde el año de 1994. Esto es una consecuencia de la entrada de nuestro país al proceso de globalizacion mundial ya que México ha firmado varios acuerdos comerciales que incluyen un capitulo sobre la Propiedad Intelectual como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte o el celebrado con la Unión Europea.

Por tal motivo, el sistema de la propiedad intelectual ha sido modernizado no solamente en aquello relacionado con las leyes sino también en lo que se refiere a los organismos descentralizados tales como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDA).

Los cambios en esta área han hecho necesarios una protección a la propiedad intelectual que sea confiable. A continuación se señalan de una manera general las principales acciones en lo que se refiere a esta materia.

2. Procedimientos Administrativos

A. Acciones para la Cancelación (demanda)

Con lo que respecta a los derechos sobre Propiedad Industrial como son patentes, diseños, modelos de utilidad y marcas, de acuerdo con lo establecido por las disposiciones legales, estas pueden ser canceladas.

El procedimiento de cancelación se lleva a cabo ante el IMPI. Una vez recibida y admitida la demanda, el IMPI cita a la otra parte y le da un mes como plazo para que responda en ese plazo. Llevado a cabo esto, el IMPI resolverá el caso en aproximadamente 12 a 15 meses.

La resolución se dará a conocer a ambas partes y aquella que se viese perjudicada puede pedir el cambio por medio de un Amparo (una protección constitucional en contra de violaciones a los derechos de las personas por la autoridades publicas). La resolución del juez de distrito que conozca lleve el recurso de Amparo dará a conocer entre los próximos 6 a 8 meses su resolución. Su determinación también puede ser apelada pero la resolución definitiva sobre el caso se conocerá en los próximos 4 o 5 meses.

B. Acciones por infracciones

Tanto la Ley de Propiedad Industrial como la Ley de Derechos de Autor establecen la posibilidad de realizar acciones en contra de aquellas violaciones a los derechos sobre propiedad industrial. Con respecto a los derechos en materia de Propiedad Industrial, las acciones son presentadas ante el IMPI. Generalmente, el demandante pide una visita de inspección para conocer sobre las violaciones presuntamente cometidas (por ejemplo, en donde se encuentra almacenada la mercancía falsa o donde se distribuye).

Después de esto, el IMPI ordena una búsqueda y aseguramiento de los bienes que violan los derechos de propiedad industrial y la parte infractora es llamada a ser parte del proceso y tiene 10 días hábiles como termino para contestar la demanda.

La resolución del IMPI se dará a conocer en un plazo de 12 a 15 meses. La parte perjudicada puede recurrir al Amparo en contra de esa resolución. Si la infracción es declarada, el IMPI impondrá una multa y decretará el destino de la mercancía.

C. Suspensión de la libre circulación de bienes importados

Este procedimiento, que involucra tanto al IMPI como al Departamento de Inmigración, fue introducido a nuestro sistema legal en 1996 ya que es una de las obligaciones impuestas a México por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El dueño de una marca o de otro tipo de derechos vinculados con la propiedad industrial puede pedir al IMPI que envíe al Departamento de Inmigración una comunicación oficial para conocer cuales son los bienes importados que no pueden circular libremente por nuestro país.

El IMPI asegurara los bienes señalados y el infractor tendrá un termino de 10 días para contestar la demanda.

3. Acciones Penales

Con lo que respecta a los derechos sobre la Propiedad Industrial, la Ley en la materia señala como delitos:

a) La recurrencia a conductas declaradas por el IMPI como infracciones.

b) La falsificación fraudulenta de marcas a escala comercial (el almacenamiento, distribución y venta de estos productos es una infracción pero no así su manufactura).

c) La divulgación del secreto de una marca.

El Código Penal Federal considera como delitos en materia de propiedad intelectual:

a) La reproducción y venta no autorizada de los Libros de texto gratuitos.

b) La producción de mas copias de aquellas autorizadas por el dueño del derecho registrado.

c) La producción, reproducción, importación, almacenamiento, transportación, distribución y venta no autorizados en una escala comercial, de videos, fonogramas y libros protegidos por la Ley de Derechos de Autor.

d) La manufactura de cualquier medio electrónico con el propósito de desactivar un programa o sistema de computación.

La acción se llevará ante la autoridad competente en esta materia, y quien pedirá a ambas partes la evidencia necesaria para continuar con el procedimiento. Una vez, terminada la investigación, la autoridad consignará ante el Juez de Distrito en materia Penal.

Ya que se encuentra admitido el asunto, el Juez ordenará el arresto del presunto responsable. No es posible dar un estimado del tiempo en que el Juez pueda dar una resolución ya que en el campo penal existen muchas tácticas por medio de las cuales, el demandado puede alargar el proceso.

Es importante señalar que los delitos en materia de Propiedad Industrial no son considerados como graves, el responsable puede ser dejado en libertad o bajo fianza.

Una sentencia de prisión puede ser hasta por seis años y una multa para una persona que ha cometido cualquiera de las ofensas señaladas con anterioridad. Así el Juez puede conmutar la pena de prisión por una multa o trabajo social.

4. Acciones Civiles

Dentro de la Propiedad Industrial con referencia a la cancelación de registros, se puede llevar un proceso ante un Juez Federal en materia Civil. Debido a los recursos señalados en el Código Federal de Procedimientos Civiles, resulta difícil estimar el tiempo para conocer la resolución del Juez ya que la otra parte puede alargar el procedimiento.

5. Acciones para Proteger a las Variedades Vegetales

La ley establece en este tipo de derechos tanto la acción de cancelación como la de infracción. Estas se realizan por medio de la Secretaría de Agricultura pero hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna por lo que no podemos abundar mucho sobre su procedimiento. Sin embargo, tenemos excelentes relaciones con los encargados de esta materia en dicha dependencia con quienes colaboraríamos para fincar un precedente en esta materia.

Este documento solamente tiene el fin de dar una idea general sobre los aspectos más relevantes de Propiedad Intelectual e Industrial en el Sistema Legal Mexicano.

6. Litigio De Patentes

El Litigio de patentes generalmente involucra aspectos técnicos tan complejos que no se pueden conocer éstos a ciencia cierta, durante el procedimiento regular de una patente. Muchos de los temas que involucra un litigio, son asimismo una mezcla de preguntas de hechos y leyes, en donde generalmente es muy difícil separar la ley de los hechos como una realidad insoslayable, sin embargo la legislación de la Propiedad Industrial mexicana parte del supuesto del quien tiene la habilidad es el que encuentra la respuesta. Todas estas consideraciones dictaminan que un testimonio experto es virtualmente esencial en la contribución tenaz para entender las evidencias y resolver los temas fundamentales del litigio.

Tipos de expertos en litigios de patentes

a). Expertos técnicos

Es evidente que los expertos técnicos son virtualmente indispensables en un litigio de patentes, sin embargo su papel en ocasiones resulta confuso debido a que los técnicos expertos realizan diversas funciones alrededor de un litigio, las cuales incluyen: a) la puesta en marcha de investigaciones sustantivas para la correcta conducción del litigio por la vía procesal; b) el desarrollo de pruebas o inspecciones concernientes al producto o proceso materia del litigio; c) proveer de un análisis y un diagnóstico realista desde el punto de vista del estado de la técnica y la tecnología del cliente, en relación con la infracción del producto o proceso materia del litigio; d) enseñar a los abogados o personal no técnico, según sea el caso, sobre la tecnología subyacente materia del litigio y e) tener capacidad de negociación con la parte infractora para lograr acuerdos fundados en las evidencias de la infracción.

b). Expertos legales

En las demandas de patentes, un experto legal generalmente estará relacionado con un especialista de la legislación en materia de patentes. Debido a que dicho experto legal tendrá suficiente experiencia y conocimiento en los trámites y procedimientos administrativos para emitir un análisis del historial detallado de los antecedentes y el desarrollo del proceso hasta el otorgamiento de una patente. El rol de un experto legal es altamente dependiente del planteamiento inicial de la demanda, sin embargo en ocasiones existe la necesidad de contar con la experiencia en regulaciones, reglamentos o prácticas no patentarias, e incluso con el conocimiento de leyes de otra área que no estén relacionadas con la propiedad industrial.

c). Expertos peritos

En algunos litigios de patentes, las partes pueden requerir de la demostración de evidencias de forma ilustrativa o probatoria, tales como modelos de simulación, ingeniería reversible de algún producto o proceso, análisis químicos, bioquímicos o fisicoquímicos de un producto, etc. Dichos expertos peritos deben contar con documentación certificada de su experiencia, para que cualquier análisis pericial a que sea sometida la prueba de la evidencia, esté perfectamente soportada y avalada por dicha documental.

d). Expertos en recuperación de daños

La fase de daños en los litigios de patentes involucra algún instrumento legalizado en que se da fe con certeza de la cantidad del daño y sí el cálculo de las pérdidas encontradas son las apropiadas. Generalmente se deben de contemplar tres grandes categorías de expertos para la evaluación de daños y son: a) expertos en contabilidad.

e). Expertos en economía de industrias.

Adicionalmente la testimonial de los expertos técnicos frecuentemente provee de información directamente relacionada con los elementos involucrados en los daños, tales como los sustitutos de no-infracción, ya que dichos elementos de no-infracción crean o pueden crear un contrafuerte en ocasiones muy poderoso sobre el testimonio de los expertos en recuperación de daños.

La vigente Ley de la Propiedad Industrial prevé, independientemente de lo señalado en materias civil y mercantil, una cuantificación porcentual de lo que debe reclamarse como el pago de daños en el caso de infracciones administrativas en materia de patentes.

No obstante lo anterior, tales procedimientos de recuperación de daños no podrán iniciarse sino hasta que la resolución administrativa emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial haya quedado firme, esto es, que ya no sea impugnable por ningún medio legal.